Использование товарного знака "под контролем правообладателя". Что за зверь?

Что говорит закон

Известно, что для получения права использования товарного знака у правообладателя надо заключать либо лицензионный договор (ст. 1489 ГК РФ), либо договор отчуждения (ст. 1488 ГК РФ). Причем в случае отчуждения товарного знака требуется регистрация перехода исключительного права в Роспатенте (ст. 1490 ГК РФ).

Это общие правила, установленные в части 4 Гражданского кодекса. Однако в этой части есть интересная статья 1486, в которой говорится о последствиях неиспользования товарного знака. А самое интересное в этой статье – это п. 2. Процитирую его полностью:

«Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака – с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку».

Из этого пункта можно сделать вывод, что у правообладателя есть ещё одно правомочие в распоряжении своим исключительным правом – дать возможность использования своего товарного знака под своим контролем и без заключения договора.

В какой форме возможен такой контроль, будет написано ниже, но сначала немного теории и юридического аспекта.

Что же такое «контроль правообладателя»?

Выяснилось, что появление этого словосочетания в п. 2 ст. 1486 связано с текстом соглашения ТРИПС, которое, по сути, было просто переписано (Приложение 1C: Cоглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Раздел 2, ст. 19. https://www.wipo.int/).

Также представляет интерес отношение судов к этому «контролю». Примером служит постановление суда по интеллектуальным правам (СИП). Так, СИП в своем постановлении Президиума от 4 декабря 2017 г. по делу № СИП-36/2017 (Подробнее ➤) указал на несколько моментов. Вот мое понимание этих моментов.

В дополнение к словосочетанию «контролю правообладателя» добавилась фраза «по воле правообладателя». Точная цитата «под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя». Это немного путает. Ведь «воля», по моему мнению, – это понятие, которое отличается от «контроля». Воля разрешает что-либо, а «контроль» – это наблюдение за исполнением «воли».

Тем не менее из этого постановления можно сделать такой вывод. Контроль правообладателя может использоваться при наличии аффилированных лиц, т.е. если есть, например, головная организация и её филиалы. В этом случае не надо заключать лицензионные договоры, а достаточно письма-разрешения или письма-согласия. Правда, такое письмо должно содержать необходимые условия такого контроля.

Возникает вопрос: а можно ли в договоре коммерческой концессии предусмотреть передачу использования товарного знака не по лицензионному договору, а по договору-разрешению, т.е. под контролем правообладателя?

Если мы прочтём п. 2 ст. 1031: «2. Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан: обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии», то увидим, что фраза «не предусмотрено иное» вроде бы показывает возможность заключения некого договора-согласия на использование товарного знака под контролем правообладателя.

Но есть также ст. 1028, в п. 2 которой говорится, что «предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся».

Вывод такой: в договоре коммерческой концессии нельзя использовать такое разрешение или согласие в виде договора, связанное с контролем правообладателя, так как требуется регистрация исключительных прав использования в Роспатенте, и эта процедура установлена законом и правилами Роспатента.

Остаётся вопрос, а можно ли использовать товарный знак под контролем правообладателя в отношениях между обычными коммерческими организациями?

Если учитывать, что суды считают возможным расширительное толкование п. 2 ст. 1486 ГК (к примеру, ссылку на постановление СИП я давал выше), то можно определенно сказать, что заключение определенного договора в виде разрешения или согласия на использование товарного знака под контролем правообладателя и без заключения лицензионного договора вполне возможно.

Что представляется важным в составлении такого договора разрешения «под контролем правообладателя»?

Надо показать всю цепочку взаимоотношений между сторонами договора, подкрепить это финансовыми (бухгалтерскими) документами, показать в договоре, как будет осуществляться такой контроль.

И ещё один момент. Изготовление маркированной ТЗ продукции по заказу правообладателя есть использование ТЗ на продукции самим правообладателем. И это никак не относится к теме, связанной с "контролем правообладателя".