Новая юридическая консультация для разработчиков программного обеспечения, компаний – обладателей исключительных прав на программное обеспечение. Part

Ассоциация юристов "Бизнес + право"

Кому будет полезна информация:

- разработчикам программного обеспечения, компаниям – обладателям исключительных прав на программное обеспечение.

Проблема

Клиент – компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения (далее – разработчик ПО 1), - является обладателем исключительных прав на программный комплекс «Система биллинга и контроля качества услуг связи ~» (далее – ПО 1), состоящий из программ ~ Bill Works, ~ Enterprise, ~ ТЕМ, ~ Alarm Monitor, ~ Pro, ~ Office, ~ Wi-Fi, В Hydra, ~ Tprobe (подтверждается свидетельством Федеральной службой по интеллектуальной собственности о государственной регистрации ПО 1). Исключительные права на программы «~ Офис/Про», «~ Оператор», «~ Wi-Fi», «~ Call Center», «~ Alarm Monitor», «~ Enterprise», «~ Data Centre» были предоставлены разработчику ПО 1 предыдущим обладателем исключительных прав на основании договора о полной передаче исключительных прав, акта о полной передаче исключительных прав. Программы «~ Офис/Про», «~ Оператор», «~ Wi-Fi», «~ Call Center», «~ Alarm Monitor», «~ Enterprise», «~ Data Centre» были модифицированы разработчиком ПО 1, включены в состав ПО 1 (программа «~ Офис/Про» была переименована в «~ Pro» и «~ Office», программа «~ Оператор» была переименована в «~ Bill Works», от коммерческого использования программ «~ Call Center», «~ Data Centre» разработчик ПО 1, отказался, программы «~ Hydra», «~ Tprobe», «~ TEM» были разработаны как служебные произведения работниками разработчика ПО 1). Разработчику ПО 1 стало известно, что другой компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения (далее – разработчик ПО 2) была осуществлена переработка ПО 1 посредством копирования исходного кода, структуры базы данных, алгоритмов работы, в результате переработки создан программный комплекс «£ Pro» (далее – ПО 2), осуществлены государственная регистрация Федеральной службой по интеллектуальной собственности ПО 2, внесение ПО 2 в Реестр программ для ЭВМ, осуществляется реализация ПО 2 (генеральным директором разработчика ПО 2 является бывший работник разработчика ПО 1, занимавшийся в период работы у разработчика ПО 1 разработкой исходного кода программ, входящих в состав ПО 1 (подтверждается трудовым договором, должностной инструкцией, служебными заданиями, актами, отчётами о выполнении служебных заданий).

Риски

- убытки разработчика ПО 1 вследствие уменьшения покупательского спроса на ПО 1;

- риск бесконтрольного распространения, использования исходных кодов программ, входящих в состав ПО 1.

Варианты решения

Разработчику ПО 1 следует обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недействительной государственной регистрации ПО 2, исключении ПО 2 из Реестра программ для ЭВМ, запрете разработчику ПО 2 использовать любым способом, распоряжаться ПО 2, обязании разработчика ПО 2 опубликовать решение суда о нарушении исключительных прав разработчика ПО 1 на ПО 1 на официальном сайте, используемом разработчиком ПО 2 для реализации ПО 2, не позднее 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, взыскании с разработчика ПО 2 компенсации за нарушение исключительных прав разработчика ПО 1 на ПО 1 в двукратном размере стоимости использования исключительных прав на ПО 1.

Разработчику ПО 1 необходимо заявить ходатайство о назначении судебной компьютерно-программной технической экспертизы. Ходатайство о назначении судебной компьютерно-программной технической экспертизы рекомендуется обосновать следующими доводами. В соответствии с п. 1 ст. 162 Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации специалистов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, консультации, представленные в письменной форме. В соответствии с п. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Экспертной организации были представлены депонируемые материалы, идентифицирующие ПО 1, ПО 2, в форме фрагментов исходных кодов ПО 1, ПО 2, представленные Федеральной службе по интеллектуальной собственности при государственной регистрации ПО 1, ПО 2.

Перед экспертной организацией рекомендуется поставить следующие вопросы: содержит ли ПО 2 исходный код или элементы исходного кода ПО 1?; содержит ли ПО 2 структуры баз данных или элементы структуры баз данных ПО 1?; повторяет ли ПО 2 полностью или частично алгоритмы работы ПО 1?! какое программное обеспечение создано раньше?; являются ли ПО 1 и ПО 2 программными обеспечениями, разработанными независимо друг от друга (указать критерии определения)? В нашем случае заключение экспертной организации содержало информацию о том, что ПО 2 содержит часть исходного кода ПО 1; ПО 2 содержит элементы структуры баз данных ПО 1; ПО 2 частично повторяет алгоритмы работы ПО 1; ПО 1 в целостном (функциональном) виде было разработано в 2021г., ПО 2 разрабатывалась с 2023г., в целостном (функциональном) виде было разработано в 2024г.; т. к. исходный код ПО 2 содержит заимствования исходного кода ПО 1, присутствуют совпадения элементов структур баз данных, алгоритмов работы ПО 1 и ПО 2, ПО 1 разработано ранее ПО 2, ПО 1 и ПО 2 не являются программными обеспечениями, разработанными независимо друг от друга, ПО 2 является производным программным обеспечением от ПО 1; в ПО 2 воспроизведен исходный код ПО 1, а именно, часть исходного кода ПО 2 содержит часть исходного кода ПО 1, т. е. ПО 1 по сути является «донором» исходного кода для ПО 2; структуры данных в ПО 1 и ПО 2 имеют множество совпадений, «схожестей», которые указывают на прямое заимствование ПО 2 большого количества элементов ПО 1. Заключение экспертной организации соответствует требованиям ст. 86 Арбитражного процессуального кодекса РФ, порядок проведения экспертизы не был нарушен. Таким образом, на основании выводов экспертного заключения присутствуют основания считать установленным факт использования разработчиком ПО 2 исходного кода ПО 1 при создании ПО 2.

Разработчику ПО 1 рекомендуется заявить ходатайство о привлечении Федеральной службы по интеллектуальной собственности к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования по предмету спора. Ходатайство о привлечении Федеральной службы по интеллектуальной собственности к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования по предмету спора, следует обосновать тем, что принятие судебного акта по делу может затронуть охраняемые законом права и интересы не привлеченного к участию в деле лица, ответственного за ведение государственного реестра объектов интеллектуальной собственности, на которое может быть возложена обязанность по принудительному исполнению судебного акта по делу, - Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В случае, если по заказу разработчика ПО 2 будет выполнено внесудебное компьютерно-программное техническое исследование ПО 1 и ПО 2, представлено в материалы дела заключение специалиста, полученное в результате исследования (как было в нашем случае), рекомендуется обратить внимание суда на следующее. Заключение специалиста не опровергает выводы экспертного заключения, полученного в результате выполнения судебной компьютерно-программной технической экспертизы. Подписавший заключение специалист не был привлечён в качестве специалиста к участию в деле, не был предупрежден об уголовной ответственности за предоставление ложного заключения. Соответственно, выводы заключения специалиста являются объяснением лица, участвующего в деле, заключение специалиста является мнением частного лица о результатах судебной экспертизе, выводы заключения специалиста сводятся к несогласию с выбором экспертной организацией оборудования, программных средств для выполнения судебной экспертизы, порядком проведения судебной экспертизы, оформлением заключения экспертной организации, что относится к исключительной компетенции экспертной организации, не влияет на результаты судебной экспертизы. В нашем случае в заключении специалиста присутствовали множественные искажения содержания заключения экспертной организации, недостоверные сведения, в частности, информация о том, что специалистом была применена для исследования программа «CodeAnalyzer». Нами был направлен разработчику программы «CodeAnalyzer» запрос о предоставлении информации об обращении специалиста за предоставлением кода доступа. Разработчиком программы «CodeAnalyzer» был предоставлен ответ об отсутствии обращений за предоставлением кода доступа в период выполнения внесудебного компьютерно-программного технического исследования ПО 1 и ПО 2. В заключении специалиста отсутствует информация о том, какие программы, программные обеспечения, исходные коды каких программ, программных обеспечений присутствовали на USB флэш-накопителе, представленном разработчиком ПО 2 специалисту для выполнения исследования.

В случае, если разработчиком ПО 2 будет заявлено о необъективности, неполноте судебной компьютерно-программной технической экспертизы (как было в нашем случае), следует обратить внимание суда на то, что разработчиком ПО 2 не было заявлено ходатайство о назначении по делу повторной судебной компьютерно-программной технической экспертизы.

В случае, если разработчиком ПО 2 будет заявлено ходатайство о проведении новой судебной компьютерно-программной технической экспертизы исходных кодов ПО 1, ПО 2, представленных в Федеральную службу по интеллектуальной собственности для осуществления государственной регистрации ПО 1, ПО 2 (как было в нашем случае), разработчику ПО 1 следует заявить возражения против удовлетворения ходатайства, мотивированное тем, что при выполнении судебной компьютерно-программной технической экспертизы по ходатайству разработчика ПО 1 экспертной организацией были исследованы фрагменты исходных кодов ПО 1, ПО 2, депонированные при государственной регистрации ПО 1, ПО 2.

В случае, если разработчиком ПО 2 будет заявлено о том, что разработчик ПО 1 обязан представить доказательства возникновения на программы, входящие в состав ПО 1, у предыдущего обладателя исключительных прав (как было в нашем случае), разработчику ПО 1 рекомендуется апеллировать к следующему. В соответствии с п. 110 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23.04.2019г. правообладателем, получившим исключительное право на основании договора об отчуждении исключительного права, считается лицо, указанное в представленном в суд договоре об отчуждении исключительного права. При этом и в случае, если этот договор заключен не непосредственно с автором, а с иным лицом, в свою очередь получившим право на основании договора об отчуждении исключительного права, иные доказательства в подтверждение права на иск, по общему правилу, не требуются; необходимость исследования обстоятельств возникновения авторского права и перехода этого права к правопредшественнику истца отсутствует, если право истца не оспаривается при представлении ответчиком соответствующих доказательств. Разработчиком ПО 2 не были представлены доказательства, опровергающих наличие исключительных прав на программы, входящие в состав ПО 1, у предыдущего обладателя исключительных прав, соответственно, разработчиком ПО 2 не оспорено наличие исключительных прав на программы, входящие в состав ПО 1, у предыдущего обладателя исключительных прав, следовательно, разработчик ПО 1 не обязан представлять дополнительные доказательства, подтверждающие наличие у разработчика ПО 1 права на предъявление исковых требований о защите исключительных прав на ПО 1.

Продолжение в посте в следующую среду (или на сайте)

https://businessandlaw.ucoz.net/index/part_14_dlja_razrabotchikov_programmnogo_obespechenija_kompanij_zanimajushhikhsja_tekhnicheskim_obsluzhivaniem_po/0-80