Как снизить риск отказа в регистрации товарного знака или знака обслуживания
В случае если в вашей компании было принято решение о регистрации товарного знака или знака обслуживания[1], то стоит иметь в виду, что такой процесс опосредует необходимость соответствия установленным требованиям, нарушение которых ведет к отказу в оформлении указанных средств индивидуализации. Рассмотрим действия, которые помогут потенциальному правообладателю избежать отклонения заявки.
Как не нарушить формальные требования
Сначала заявка на товарный знак проверяется патентным ведомством на соответствие формальным требованиям, то есть, оплатил ли заявитель пошлину, все ли необходимые документы поданы и правильно ли они оформлены.
Если действие будущего товарного знака планируется распространить только на территорию РФ, то процедура регистрации регулируется только законодательством РФ, а, значит, требования к документации можно найти в ст. 1492 ГК РФ. Подробные разъяснения даны в Правилах составления[2], формы всех документов можно найти на сайте Роспатента (https://rupto.ru/ru/documentforms) , размеры пошлин указаны в Положении о патентных пошлинах[3], а также на указанном сайте в разделе «пошлины» присутствует удобный калькулятор, там же расположены сведения о реквизитах для оплаты. В случае обнаружения Роспатентом ошибок во избежание признания заявки отозванной заявителю необходимо в течение трех месяцев со дня направления ведомством запроса устранить недостатки или ходатайствовать о продлении срока предоставления документов. В запросе обычно подробно расписываются суть ошибки и варианты ее устранения, а также указываются контактные данные исполнителя, у которого можно уточнить спорные вопросы. Кроме того, если, подав заявку, Вы сами обнаружили некое упущение (например, неверно указали наименование, адрес заявителя), то у вас есть право подать заявление или ходатайство, формы которых также представлены на сайте ФИПС в разделе «товарные знаки».
В ситуации, когда было решено действие товарного знака распространить помимо РФ на иные страны, то следует посмотреть, являются ли желаемые страны участниками Мадридской системы международной регистрации товарных знаков[4] (перечень участников зафиксирован на сайте www.wipo.int), и если являются, то формальные требования к подаче заявки на базе российского товарного знака/заявки по данной системе тоже выполнить не сложно – они изложены в Руководстве по международной регистрации знаков, а также на сайте Роспатента (www.rupto.ru), а на обозначенном выше информационном ресурсе ВОИС[5] имеются формы всех заявлений. В данной ситуации формальную экспертизу документов будет проводить и Роспатент, и ВОИС. Каждое из ведомств, в случае наличия недочетов в заявке, сообщит заявителю об этом и предоставит возможность устранить нарушение.
В случае если выбранные страны не являются участниками Мадридской системы, то заявку придется подавать непосредственно в патентное ведомство конкретной страны. С условиями регистрации товарных знаков в различных странах можно ознакомиться на их сайтах, которые указаны на информационном ресурсе ФИПС. Представительства некоторых страны подробно описывают требования, необходимые документы, правила их заполнения и даже позволяют подать электронную заявку. Например, ведомство США предоставляет возможность оплатить по банковской карте пошлину, заполнить на сайте форму (инструкции по заполнению имеются даже в видео-формате), после чего указанная служба будет вести с заявитель переписку, в которой отразит необходимость устранения формальных ошибок при их наличии. Однако не все страны наделяют нас такими возможностями, поэтому в таких случаях все-таки лучше воспользоваться услугами специалистов.
Таким образом, соблюсти формальные требования патентных ведомств обычно не составляет большого труда, так как имеются четкие указания на предъявляемые условия регистрации в нормативно-правовых актах, на сайтах, и самое главное – всегда есть возможность исправить недочеты, особо не углубляясь в правовые реалии, так как в запросах достаточно ясные разъяснения. Однако после формальной экспертизы заявка подвергается экспертизе по существу, именно в процессе данного анализа могут возникнуть серьезные препятствия в отношении регистрации товарного знака, о преодолении которых и поговорим далее.
Как снизить риск отказа в регистрации товарного знака
В Российском законодательстве основания для отказа обозначены в ст. 1483 ГК РФ. Но и в правовых системах других стран в целом условия охраноспособности товарного знака по смыслу такие же, как в указанной норме, различны в большей степени подходы патентных ведомств к оценке фактов.
Основной причиной для отказа в регистрации товарного знака является тождественность и сходность, то есть визуальная идентичность/похожесть или аналогичность звучания при произношении, заявляемого обозначения с иным уже зарегистрированным или поданным на регистрацию ранее Вас товарным знаком. Чтобы минимизировать вероятность возникновения такой ситуации в первую очередь следует воспользоваться базами данных. На сайте Роспатента в разделе «информационные ресурсы» можно найти информационно-поисковую систему, для полноценного использования которой необходимо заплатить определенную сумму, но размер платежа невелик, поэтому лучше обезопасить себя, проведя поиск. Поскольку использование различных баз данных в данном ресурсе при единовременном поиске считается одним поисковым запросом, то рекомендуем проверять сразу по всем ресурсам раздела «Российские товарные знаки» и «Российские промышленные образцы».[6] Также нужно установить флажок на статусе документа «действует», так как конкуренция между средствами индивидуализации возникает при условии их поддержания в силе, а не просто по факту регистрации в некоторое время. Программа выдаст результаты поиска с процентным соотношением схожести заявляемого обозначения с уже имеющимися товарными знаками или заявками. Стоит отобрать результаты с самыми большими процентными показателями на Ваше усмотрение (рекомендуем до 50 %). Отобранные результаты необходимо проанализировать каждый в отдельности, обращая внимание сначала на классы товаров/услуг[7], в отношении которых зарегистрирован конкретный товарный знак. Если классы иные, нежели выбранные вами для планируемой регистрации, то такие обозначения исключаем из анализа. Далее рассматриваем товарные знаки/заявки с указанием такого же класса, как у Вас. Здесь обращаем внимание на схожесть перечня товаров/услуг: если вы подаете заявку в отношении одежды, а именно курток, а схожее изображение зарегистрировано на бальную обувь, то такое изображение тоже можно исключить из поиска.
В итоге мы придем либо к отсутствию идентичных обозначений, что свидетельствует об окончании проверки по данной системе, либо к наличию похожих или даже аналогичных товарных знаков/заявок на схожие товары/услуги. В таком случае есть несколько вариантов решения.
• Если обозначения идентичны, то соответственно, нужно придумать что-то иное, не похожее, и вновь созданный потенциальный товарный знак проверить по базе данных в указанном ранее порядке.
• Если изображения/словосочетания похожи, но не совсем тождественны, то стоит в вашем обозначении что-то изменить так, чтобы устранить идентичность, например, в совокупности: изменить шрифт, добавить изобразительный элемент или наоборот исключить сходный, заменить слова синонимичными.
• Сузить перечень товаров, удалив те, которые в действительности в вашей предпринимательской деятельности не нужны и были зафиксированы лишь «на всякий случай» или конкретизировать виды товаров/услуг. Так, например, если конкурирующий с вашим обозначением товарный знак зарегистрирован на трекинговую обувь, а ваша компания производит танцевальную обувь, то так и указать: «танцевальная обувь», а не просто «обувь».
• Запросить у обладателя идентичного товарного знака согласие на использование вашей компанией похожего обозначения, пояснив, что сфера реализации товара/услуг, круг потребителей у вас совершенно разные и вы не являетесь конкурентами друг друга. Полученное согласие предоставить в патентное ведомство.
Идеальным результатом будет использование всех предложенных вариантов решения проблемы в комплексе.
Если все-таки после осуществления всех указанных действий и подачи заявки патентное ведомство сообщает, что в результате экспертизы по существу выявлены основания для отказа в регистрации, то следует вступить в переписку и последовать рекомендациям, указанным в решении. Иной путь: оспорить проведенный анализ, ссылаясь на те же нормативные акты[8], которыми руководствуется ведомство, но, рассмотрев ситуацию с другой стороны.
При регистрации товарного знака по Мадридской системе также проводится поиск по базе данных - Global Brand Database, расположенной на сайте ВОИС (доступ бесплатный), по изложенным выше принципам. На сайтах большинства ведомств различных стран тоже можно найти поисковые программы.
Подведем итоги
Порядок изложения статьи строился на основе процедуры рассмотрения заявок ведомствами: сначала формальная экспертиза, затем экспертиза по существу, однако на практике заявителю все равно следует с самого начала позаботиться о соблюдении существенных условий (проверить обозначение по базам данных, сопоставить перечень товаров и т.д.), чтобы уменьшить вероятность выявления ведомством причин для отказа. Таким образом, резюмируем порядок действий при намерении компании или предпринимателя зарегистрировать определенное обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания:
• проверить обозначение по поисковым базам;
• если поисковая программа вывела результаты, то отобрать по релевантности (процентному соотношению) сходные товарные знаки или заявки;
• с помощью фильтра исключить из анализа товарные знаки, относящиеся к иным по сравнению с выбранными Вами классами товаров и услуг;
• оставшиеся товарные знаки сравнить по перечню товаров и услуг, и по результатам такого сопоставления предпринять действия по уменьшению похожести Вашего обозначения на идентичные знаки (изменить изображение, подобрать синонимы и т.д.) и конкретизации видов товаров;
• измененное с целью минимизации сходности с иными обозначение снова проверить по базам данных;
• по возможности получить согласие правообладателя аналогичного товарного знака на Ваше использование заявленного обозначения;
• подготовить заявку, соблюдая все формальные требования, изложенные в нормативно-правовых актах;
• в случае выявления патентным ведомством недочетов вступить в переписку, выполнить запрашиваемые действия, обосновать верность своей позиции.
[1] В последующем при упоминании в тексте термина «товарный знак» будет подразумеваться, в том числе и понятие «знак обслуживания». [2] Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак». [3] Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора». [4] Мадридская система международной регистрации знаков (Мадридская система) создана в 1891 г. в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 1891 г. и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 1989 г. и позволяет владельцам товарных знаков получить охрану принадлежащих им знаков в нескольких странах-членах Мадридского союза путем подачи одной заявки непосредственно в национальное ведомство по товарным знакам своей страны. [5] Всемирная организация интеллектуальной собственности. [6] Если необходимо проверить обозначение без словесных сочетаний, то есть только изобразительные элементы, которые никак нельзя ассоциировать с определенными словесными аналогами, как например: - это схематическое использование буквенного обозначения «ксе»), то поиск осуществляется по классам и видам товаров/услуг и сужается различными фильтрами, после чего просматриваются изображения товарных знаков, которые демонстрирует система Создать карусель Добавьте описание. [7] «Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков» (МКТУ), одиннадцатая редакция, издание 1-е, принята в г. Ницце 15.06.1957 (с изм. и доп. от 2017 года). [8] Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство». Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания».