Ассоциация юристов "Бизнес + право"
Кому будет полезна информация:
-разработчикам программного обеспечения для платежных, транспортных, навигационных и др. видов терминалов.
Проблема
Компанией (далее – разработчик ПО), занимающейся разработкой специализированного программного обеспечения для терминалов в торговых и торгово-развлекательных центрах, предназначенных для навигации посетителей по торговым, торгово-развлекательным центрам (далее – ПО), был заключен договор (далее – договор) с торговым центром (далее – торговый центр), в соответствии с которым разработчик ПО осуществил продажу торговому центру 23 терминалов с предустановленным ПО и предоставил торговому центру право на использование ПО, установленного на терминалах, в течение 1 года с момента заключения договора. В соответствии с условиями договора торговый центр ежемесячно выплачивал лицензионное вознаграждение разработчику ПО за право использования ПО, установленного на терминалах. При этом условиями договора предусмотрено, что продление права использования ПО по истечении 1 года с момента заключения договора осуществляется путем заключения сторонами договора дополнительного соглашения или лицензионного договора о предоставлении права использования ПО на новый срок. По истечении 1 года с момента заключения договора торговый центр прекратил выплаты лицензионного вознаграждения, дополнительное соглашение и лицензионный договор о предоставлении права использования ПО на новый срок разработчиком ПО и торговым центром не были заключены. Впоследствии разработчику ПО стало известно, что дальнейшее функционирование 23 терминалов в торговом центре осуществляется с использованием ПО - информация об этом была предоставлена компанией, занимающейся техническим обслуживанием терминалов. Разработчиком ПО была направлена претензия торговому центру с требованиями о прекращении незаконного использования ПО, необходимости продления права на использование ПО, выплате лицензионного вознаграждения за срок незаконного использования ПО. В удовлетворении претензионных требований торговым центром было отказано на основании того, что функционирование терминалов осуществляется с использованием программного обеспечения, приобретенного у другого разработчика, незаконное использование ПО по прошествии 1 года с момента заключения договора не осуществлялось.
Риски
-убытки разработчика ПО вследствие неполучения лицензионного вознаграждения;
-формирование «bad practice» для недобросовестных заказчиков программного обеспечения;
-потенциально возможные судебные расходы в случае неурегулирования спорной ситуации в досудебном порядке, в том числе, расходы на экспертизу программного обеспечения.
Варианты решения
До обращения в суд разработчику ПО следует направить заказчику ПО претензию/повторную претензию, в которой рекомендуется 1. информировать заказчика ПО о том, что факт незаконного использования ПО подтвержден третьим лицом (название третьего лица может быть упомянуто с его согласия); 2. запросить подтверждение приобретения права на использование программного обеспечения у другого разработчика (копию договора, платежного поручения об оплате). В случае если при использовании терминала на какой-либо «странице» присутствует информация о том, с использованием какого ПО осуществляется функционирование терминала, следует сделать фотофиксацию экрана терминала с этой информацией, фотоизображение направить заказчику ПО вместе с претензией (желательно осуществлять фотофиксацию с помощью мобильного устройства, т.к. сохраненные в памяти устройства фотографии будут содержать информацию о дате и времени, в которые были сделаны фотографии).
В случае неурегулирования спорной ситуации в досудебном порядке разработчику ПО следует обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением к заказчику ПО прекращении нарушения исключительных прав на ПО и выплате лицензионного вознаграждения за срок незаконного использования ПО.
Исковые требования рекомендуется обосновать следующими доводами.
Срок правомерного использования ПО истёк указать дату.
По смыслу положений статей 1235 и 1238 Гражданского кодекса РФ истечение срока, на который разработчиком ПО (лицензиаром) лицензиату (торговому центру) предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности (ПО), влечёт утрату лицензиатом (торговым центром) права использования результата интеллектуальной деятельности (ПО). Следовательно, правомерным поведением лицензиата (торгового центра) в таких обстоятельствах является либо прекращение использования результата интеллектуальной деятельности (ПО), либо принятие мер по продлению срока действия лицензионного договора, либо заключение нового лицензионного договора. Лицензиатом (торговым центром) не представлены доказательства прекращения использования им предустановленного на терминалах ПО посредством его удаления или установки другого программного обеспечения после даты истечения срока правомерного использования ПО, установленного договором с разработчиком ПО (лицензиаром).
Фактическое продолжение использования лицензиатом (торговым центром) терминалов с предустановленным ПО после истечения срока действия договора подтверждается, в частности, письменными доказательствами, а именно, письмом компании, занимающейся техническим обслуживанием терминалов, в котором указано, что 1. фактическое (внедоговорное) использование ПО в работе терминалов осуществлялось после указать дату истечения срока правомерного использования ПО; 2. лицензиатом (торговым центром) не совершались действия по изменению, обновлению или удалению ПО, установленного на терминалы.
Разработчик ПО (лицензиар) не требовал прекращения использования ПО посредством его замены, обновления или удаления после истечения срока действия правомерного использования ПО, установленного договором с лицензиатом (торговым центром). При таких обстоятельствах нельзя сделать вывод о том, что после истечения срока действия правомерного использования ПО, установленного договором, воля сторон договора была направлена на прекращение действия договора. В связи с этим возникшие из договора отношения сторон фактически не прекратились после даты истечения срока действия правомерного использования ПО – указать дату.
В соответствии с п. 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.02.2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» при наличии спора о заключённости договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной ст. 10 Гражданского кодекса РФ. Если стороны не согласовали какое-либо условие договора, относящееся к существенным, но затем совместными действиями по исполнению договора устранили необходимость согласования такого условия, договор считается заключённым.
С учётом поведения сторон можно считать, что в период с даты истечения срока действия правомерного использования ПО по настоящий момент между сторонами спора сложились гражданско-правовые отношения, вытекающие из лицензионного договора (ст. 438 Гражданского кодекса РФ). Соответственно, разработчик ПО (лицензиар) имеет право на получение лицензионного вознаграждения за использование ПО лицензиатом (торговым центром).
При рассмотрении дела в суде необходимо:
Подтвердить факт передачи разработчиком ПО заказчику ПО права на использование программного обеспечения, предустановленного на терминалах, подписанными сторонами актами приёма-передачи терминалов и прав предустановленного на них программного обеспечения.
Запросить у торгового центра/заказчика ПО доказательства приобретения нового программного обеспечения для терминалов у другого разработчика.
Факт использования ПО в работе терминалов после истечения срока правомерного использования ПО может быть подтвержден фотографиями экрана терминала, если на какой-либо «странице» присутствует информация о том, с использованием какого ПО осуществляется функционирование терминала.
В качестве доказательства представить письмо компании, занимающейся техническим обслуживанием терминалов, в котором указано, что 1. фактическое (внедоговорное) использование ПО в работе терминалов осуществлялось после указать дату истечения срока правомерного использования ПО; 2. лицензиатом (торговым центром) не совершались действия по изменению, обновлению или удалению ПО, установленного на терминалы. Также по возможности рекомендуется заявить ходатайство о привлечении компании, занимающейся техническим обслуживанием терминалов к рассмотрению дела в качестве свидетеля для получения свидетельских показаний.
https://businessandlaw.ucoz.net/index/dlja_razrabotchikov_programmnogo_obespechenija_kompanij_zanimajushhikhsja_tekhnicheskim_obsluzhivaniem_programmnogo/0-35
