Уловки IPR: не сдавайтесь, всегда есть возможность переслушать аргумент.

28 февраля 2023 г. правила Патентного судебного и апелляционного совета разрешают любой стороне, неудовлетворенной решением комиссии PTAB, подавать запрос на повторное слушание. Неудовлетворенная сторона может также запросить рассмотрение в Группе прецедентных мнений (POP) PTAB. Практики часто считают шансы на успех повторного слушания низкими, потому что запрашивающая сторона должна представить комиссии неверно истолкованные или пропущенные аргументы или доказательства.

Суд вынес решение в пользу Daiichi Sankyo Inc. в патентном споре с Seagen Inc.

Этот случай особенно актуален, поскольку PTAB трижды пересматривал свое решение об учреждении в связи с изменившимися обстоятельствами. Первоначально, в июне 2021 года, PTAB отказал в учреждении в соответствии с дискреционной структурой Fintiv. Комиссия пришла к выводу, что петиция в значительной степени совпадает с теориями истца о недействительности в совместно рассматриваемом деле окружного суда, и судебное разбирательство в окружном суде состоится примерно за четыре месяца до предполагаемой даты, когда PTAB вынесет свое окончательное письменное решение. Затем ходатайство было перенесено на повторное слушание.

Однако позже патентовладелец исключил требования, оспариваемые во втором PGR, из дела окружного суда, и истец потребовал повторного слушания во втором PGR, утверждая, что проведение судебного разбирательства по PGR было оправдано из-за изменения обстоятельств. PTAB предоставил повторное слушание во втором PGR и инициировал испытание PGR. Поскольку пункт 1 был оспорен в обоих PGR, комиссия решила изменить курс и провести испытание в первом PGR из соображений эффективности.

Недовольный, патентовладелец потребовал повторного слушания и пересмотра решения учреждения. В июле 2022 года ПТАБ снова изменил курс. После того, как комиссия инициировала судебное разбирательство в первом и втором PGR, патентовладелец отказался от претензий, рассматриваемых во втором PGR, и подал прошение об отрицательном решении во втором PGR.

Заявитель, на этот раз, подал запрос на повторное слушание и рассмотрение POP. В феврале 2023 года POP отказал в рассмотрении, но издал Приказ со своими замечаниями и инструкциями для первоначальной комиссии. POP отметил, что первоначальная комиссия первоначально отметила, что проблема поддержки была «серьезной», что предполагает, что ее достоинства «поднялись до уровня, превышающего порог учреждения». Но комиссия, похоже, изменила свое мнение «только в связи с вердиктом присяжных», что неправильно. Таким образом, POP поручил первоначальной комиссии определить, являются ли достоинства PGR «убедительными» в соответствии с временной процедурой директора Кэти Видал в отношении дискреционных отказов.

Несколько дней спустя Ведомство по патентам и товарным знакам удовлетворило запрос истца о повторном слушании и возбудило судебное разбирательство в рамках первого PGR. Группа повторила свой предыдущий вывод о том, что представленная задача была «неотразимой». Комиссия также установила, что ее решения об обратном были приняты «в свете» дела окружного суда и, следовательно, были ошибочными.

Roku Inc. подала иск о нарушении патентных прав против Universal Electronics Inc. в отношении патента, который, по их утверждению, нарушает Universal Electronics.

Нельзя переоценить важность временной процедуры директора Видала в отношении дискреционных отказов. Здесь рассматриваемый патент был задействован в деле районного суда и расследовании ITC. Первоначально PTAB по своему усмотрению отказывал в учреждении по усмотрению Fintiv, полагаясь в первую очередь на продвинутую стадию расследования ITC. Тем не менее, заявитель потребовал повторного слушания и запросил рассмотрение POP. Запрос на пересмотр POP был отклонен, и юрисдикция осталась за первоначальной комиссией для рассмотрения запроса истца о повторном слушании.

Спустя почти год после того, как PTAB издал Приказ о дополнительном брифинге со стороны сторон, PTAB 15 сентября 2022 г. издал Приказ о возобновлении судебного разбирательства по ПИС. 8 февраля 2023 г. PTAB удовлетворил просьбу истца о повторном слушании дела и инициировал судебное разбирательство в отношении ПИС.

PTAB основывал свое пересмотренное решение об учреждении в значительной степени на указании директора Видала о том, что структура Fintiv «не применяется» в ситуациях, когда оспариваемый патент участвует в параллельном расследовании ITC. Решения ITC о действительности «не являются обязательными для [USPTO] или окружных судов». Первоначальный дискреционный отказ, основанный на Fintiv, был ошибочным.

Unified Patent, LLC подала иск о нарушении патентных прав против 2BCom, LLC. Иск связан с патентом, который был подан в 2020 году.

Недавняя тенденция среди Совета по патентным испытаниям и апелляциям (PTAB) связана с отказом в удовлетворении дискреционных отказов. В этом конкретном случае комиссия PTAB первоначально установила, что истец не продемонстрировал непатентоспособности, поскольку комиссия не была убеждена, что одна из заявленных ссылок была «печатной публикацией». Документ 58 (30 ноября 2021 г.). Заявитель переехал на повторное слушание и запросил проверку POP. POP отказал в пересмотре, и юрисдикция осталась за первоначальной комиссией для рассмотрения запроса истца о повторном слушании. Документ 62 (17 февраля 2022 г.).

Почти год спустя PTAB удовлетворил ходатайство заявителя о повторном слушании дела. Комиссия признала, что в своем окончательном письменном решении она «не полностью рассмотрела», как показания заявителя подтверждают общедоступность заявленной ссылки. Таким образом, первоначальное окончательное письменное решение должно быть отменено. Документ 64 (10 января 2023 г.).

В пересмотренном окончательном письменном решении PTAB было установлено, что совокупность доказательств подтверждает вывод о том, что заявленная ссылка была общедоступной. Множественные общепринятые признаки публикации подтверждают вывод об общедоступности. Группа также признала доказательства того, что эта ссылка была распространена на конференции. Таким образом, ссылка была общедоступным известным уровнем техники, и на этом основании PTAB пришел к выводу, что оспариваемые пункты формулы изобретения непатентоспособны как очевидные. Документ 65 (10 января 2023 г.).

Как можно видеть, изменение обстоятельств или хорошо аргументированное объяснение того, почему комиссия должна еще раз взглянуть на представленные доказательства, может заставить PTAB изменить свое мнение на повторном слушании. Это не значит, что любых изменений может быть достаточно. Но эти случаи демонстрируют, что повторное слушание или проверка POP остаются жизнеспособными путями продвижения вперед для сторон, которые недовольны решением комиссии.

Эта статья отражает личную точку зрения авторов, и ее не следует связывать с нынешними или бывшими юридическими фирмами или клиентами авторов. Авторы являются постоянными совместными обозревателями патентного права для Reuters и Westlaw Today.