Как избежать штрафа за использование похожего товарного знака представителем другого бренда

199₽ VIP

Правообладатель может привлечь правонарушителя к ответственности, но сперва обязан направить досудебную претензию.

В судебном порядке правообладатель может заставить выплатить компенсацию и штрафы, уничтожить товар и поменять название юрлица, возместить расходы.

В этом случае нужно оценить, насколько велико сходство.

Возможно, вы вовсе не нарушаете права владельца обозначения. Оценить сходство поможет специалист в лице патентного проверенного.

Если у Вас разные виды деятельности, то использование товарного знака не считается нарушением.

Узнать, для каких видов деятельности зарегистрирован товарный знак, можно в реестре Роспатента.

Сопоставлять с вашей реальной деятельностью нужно классы МКТУ правообладателя.

Товарный знак могут зарегистрировать по тем направлениям, в которых пока предприниматель не работает, обозначение в этом случае тоже под защитой.

Срок действия ТЗ оканчивается спустя 10 лет после регистрации, если правообладатель не сделает продление.

Обратите внимание на личность правообладателя и проверьте по открытым базам данных Роспатента, принадлежит ли ему товарный знак. Если он действительно владеет указанным обозначением, нужно попытаться урегулировать спор на этой стадии самостоятельно или с помощью юристов.

Иногда правообладатели действуют через доверенных лиц, нужно убедиться, что доверенность подлинная и у представителя есть полномочия представлять интересы владельца обозначения.

Проверку можно провести по сервису на сайте Федеральной нотариальной палаты. Если данных там нет, доверенность ненастоящая.

Иногда ИП и компании выдают доверенности не через нотариуса.

Тогда на бланке должна быть подпись генерального директора и печать.

Такие доверенности подделывают чаще.

Если вы имеете дело с настоящим правообладателем, для понимания его позиции можно изучить судебную практику с его участием.

Если он часто подает в суд и добивается внушительных компенсаций, то, вероятно, будет идти до конца. Отсутствие судебных исков или проигрыши могут быть сигналом, что есть шанс избежать компенсации, если все сделать правильно. Дать точную оценку ситуации поможет юрист.

Обратите внимание, есть ли в претензии ссылки на доказательства правонарушения.

Если их нет, есть шанс избежать ответственности.

Когда нарушение действительно было, нужно попытаться сделать последствия минимальными. Выход — снизить размер компенсации. Иногда получается договориться о выплате всего 50% от изначальных требований.

Мировое соглашение может быть на любых условиях, которые не нарушают закон, права сторон и третьих лиц. Досудебный порядок разрешения спора не ограничивает стороны, в отличие от судебного этапа.

В суде также можно заключить мировое соглашение, но в этом случае его должен утвердить суд. Поэтому лучше договориться на досудебном этапе.

Если вы хотите использовать товарный знак в дальнейшем, предложите правообладателю заключить лицензионный договор. Возможно, ему будет интересно ваше предложение.

- см. ст. 1477 ГК РФ, 125-126 АПК РФ, ст. 180 УК РФ

www.klerk.ru

Здравствуйте уважаемый Юрий!

В данном конкретном вашем случае, предъявленная претензия по использованию Вашей организацией их очень похожего товарного знака, является не совсем правомерной и даже спорной.

Поскольку а данной ситуации по смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака».

Также нельзя не отметить, что судебное разбирательство и практику в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 10 октября 2011 года по делу № А 40-118198/10-143-1016 было указано, что в случае если организация осуществляет и ведет хозяйственную деятельность любую (техническую, консультационную и т.д.) и использует ее товарный знак, в том числе путем размещения на своем допустим сайте, то

указаний на товарный знак, то это не расценивается судами как обстоятельство, свидетельствующее о нарушении исключительного права на товарный знак по смыслу п. п. 2, 3 ст. 1484 ГК РФ.

Таким образом, с юридической точки зрения, с учётом того что в реестре по патентам как одно слово, олнако часть слова на русском, а вторая часть именно на английском языке, но у Вас название слова на русском, нэи зотя оба названия, произносится на русском одинаково, это очень спорный момент для выставления претензии.

Соответственно, не стоит соглашаться, поскольку каждая торона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом (ст.56 ГПК РФ).

Рад был Вам помочь!

Уважаемый Юрий!

У вас отсутствует схожесть товарного знака до степени смешения, поскольку логотип имеет единственное написание на русском языке, не совпадающее с написанием у истца.

В соответствии с п.41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом в п.42 Правил указано, что сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, причём звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании указанной нормы вам необходимо доказать, что по сочетанию графических и смысловых признаков сходство до степени смешения отсутствует, а звуковое сходство само по себе недостаточно для вывода об ассоциации с чужим товарным знаком.

Полагаю, что этого возражения достаточно, чтобы избежать ответственности за использование чужого товарного знака.

В качестве меры ответственности предусмотрен не штраф, а компенсация.

Если убедить суд в отсутствии события правонарушения не получится, вы вправе использовать позиции Конституционного Суда РФ для снижения её размера.

В соответствии с пп.1 п.4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Однако, Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П от 13 февраля 2018 г. N 8-П подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 признан частично не соответствующим Конституции РФ.

КС указал, что суд обязан определять размер подлежащей взысканию компенсации с учетом требований разумности и справедливости и допустил снижение компенсации по всем нарушениям, но не ниже 50 процентов минимального размера, в соответствии с общей нормой ч.3 ст.1252 ГК РФ.

Здравствуйте. Необходимо смотреть что именно предъявляют и чем обосновывают, представитель предъявляет претензию или же сам обладатель знака. А так, В п. 79 Постановления Пленума № 10, согласно которому при применении ст. 1254 ГК необходимо учитывать, что правом защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250 и 1252 Кодекса, обладают только лицензиаты – обладатели исключительной лицензии. Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав лицензиата, а не правообладателя. С учетом этого лицензиаты – обладатели исключительной лицензии – могут защищать права способами, предусмотренными ст. 1250 и 1252 ГК, лишь в случае, если затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Здравствуйте.

Я так понимаю, что и у них, и у Вас зарегистрировано фирменное наименование в Роспатенте? Роспатент же не посчитал наименования схожими?

Вы в вопросе указали и про претензию, и про иск. Так, на какой стадии дело? И почему Вы пишите про штраф? Какие требования предъявлены?

Иск вообще не отменяется - его можно отозвать или суд может отказать в удовлетворении требований. Но то, что Вы прекращаете деятельность-не основание для отказа в удовлетворении требований, если истец требует компенсации, а не просто прекращения использования схожего наименования.

Вы также указали, что виды деятельности схожы - это одни и те же ОКВЭДы? А место деятельности в одном регионе?

Если дело находится в суде, то Вам нужно готовить отзыв на иск, возражать и доказывать, что наименования не являются схожими.

В соответствии со ст.1474 ГК РФ:

3. Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Согласно позиции Верховного Суда РФ (Постановление Пленума от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"):

151. В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Вместе с тем в защите права на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, может быть отказано на основании статьи 10 ГК РФ, если будет установлено, что это лицо начало заниматься конкретным видом деятельности с целью воспользоваться репутацией лица, которое такую деятельность начало осуществлять ранее.

152. Требование прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить фирменное наименование, а также возместить правообладателю причиненные убытки в силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ может заявить только правообладатель.

В ходе рассмотрения соответствующего спора судом должно быть установлено, что истец и ответчик имеют тождественные или сходные до степени смешения фирменные наименования и фактически занимаются конкретными установленными судом аналогичными видами деятельности.

Различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование.

Требование о прекращении использования фирменного наименования может быть удовлетворено, если нарушение имеет место на момент вынесения судом решения.

Суды отмечают, что аналогичность видов деятельности определяется исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя.

Есть еще Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, утв.Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, по которым определяются критерии сходности (п.п.41,42).

С уважением.